以专利使用权出资设立公司的相关企业和个人以启发

专利作为知识产权的一种，通常通过两种方式实现资本化：转让专利所有权和许可专利使用权。 以专利所有权出资，符合出资设立公司的法定条件。 值得注意的是，实践中，对于专利权投资问题存在不同意见，也存在各类法律风险和纠纷。 本文结合案例分析了专利使用权投资的合法性，深入探讨了其中涉及的风险，并提出了可行的建议，以期对希望投资专利使用权的相关企业和个人设立公司有所启发。

作者 | 王海吉、范培伟、周爱琳，北京德和恒律师事务所

编辑| 艾里森

我国公司法第二十七条第一款规定：股东可以以货币出资，也可以以实物出资，也可以将知识产权、土地使用权以及其他可以用货币计价并按照规定转让的非货币财产出资。法律; 但是，法律规定，行政法规规定不得作为出资的财产除外。

专利作为知识产权的一种，可以通过两种方式实现资本化：转让专利所有权和许可专利使用权。 显然，在投资专利所有权时，可以以货币计价或依法转让，以满足资本投资设立公司的法定条件。 但《公司法》并没有明确规定是否可以通过许可专利使用权进行投资。 。 但目前，随着知识产权市场化、资本化的不断深入，法律实践中此类问题和纠纷也越来越多。

一，

相关案例

笔者以“专利许可、使用权、投资”为关键词，对现有公开裁判文书进行全文检索，发现司法判决均对专利许可和投资持积极态度。 以下案例颇具代表性。

情况1：

在被告金德成专利实施许可合同纠纷上诉案中，上诉人认为，虽然我国现行立法没有规定“专利投资”的定义，但专利投资应理解为专利权的转让。 同时，按照10年实用新型期限，本案专利的有效期为10年，这实际上意味着该专利在有效期内全部投资于九鼎公司。 从法律角度看，专利实施权不能作为投资，因为专利实施权是以专利权为客体的债权，而债权不能作为投资的客体。投资。 最后，江苏高院作出如下判决：一般来说，投资具有知识产权的股份时，应当明确该投资是基于权利整体转让还是基于使用权。 如果以整体转让方式进行投资，投资者仅对其知识产权拥有股权，不再享有处分权，也不能再将知识产权转让或许可给他人。 如果投资纯粹基于知识产权的使用权，投资者仍拥有知识产权的最终处分权。 在不违反投资协议的前提下，投资者可以自行使用知识产权，也可以许可他人使用知识产权。 [1]

案例2：

在邓某诉冯某股东投资纠纷案中，国家知识产权局授予冯某“某包”发明专利权。 2006年5月18日，原告与被告签订了项目公司合同，拟共同设立生产制作公司。 销售某种女性胶囊及其衍生产品。 合同规定：冯保证其是某项专利的唯一所有者。 项目公司成立后，冯先生将以其拥有的上述专利作为独占许可进行技术投资，并将其专利核心生产技术以独占许可方式提供给项目公司。 最终，法院认为：冯某以专利独占许可作为技术出资的行为，是双方当事人意思表示的真实体现。 该协议依法成立，合法有效，对双方均具有法律约束力。 [2]

二，

专利使用权投资的合法性分析

虽然现行法律法规中没有关于专利使用权投资的明确规定，但我国一些地方已率先探索并制定了有关专利使用权投资的具体规定。 一是上海市工商局《关于积极支持企业创新驱动转型发展的若干意见》（2011年）； 二是浙江省舟山市定海区工商局推出的支持海洋综合开发试验区建设的十大登记新政策（2012年）； 三是湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局、湖南省知识产权局联合印发的《关于支持专利使用权投资公司注册的若干规定（试行）》 （2014）。 前两份文件明确提出，要扩大知识产权投资范围，开展专利使用权等新型知识产权投资试点。 而湖南省则明确将出资权类型限定为专利权人独占许可权，并规定以专利使用权作为价款出资的持股比例不设限制。 虽然这些文件的性质只是地方性政策文件，但不难看出，我国各地已经开始认识到专利使用权资助问题，并得到了一定程度的肯定。 这也体现了我国对于专利使用权的态度。 投资的趋势是肯定专利使用权的资本转化，促进知识的市场化作用，保护和发挥知识产权在推动市场经济改革全面深化中的作用。 [3]

从法律角度看，专利作为一种知识产权无形资产，其内在价值并不在于对权利客体的占有，而在于对知识的利用并创造更多的经济价值。 通过专利许可权投资，对于股东来说，在投资进行后续开发和使用的同时，可以保留知识产权的所有权； 对于用户来说，可以以相对较低的价格获得知识产权的使用，达到同样的经济目的。 从大多数实际情况来看，专利许可权能够满足企业的业务需求。 从性质上看，专利使用权完全符合《公司法》第二十七条规定，出资的非货币资产符合“可用货币作价”和“可转让”的要求。 [4] 知识产权使用许可权是一种确定性财产权。 专利权一旦形成，其使用价值就体现在公司运营过程中所转化的商业价值中。 此外，它还有明确的有效期和使用范围。 为确定知识产权使用权的货币价值提供依据。 其次，知识产权许可使用权本身是可以依法转让的权利。 [5]专利法、商标法、著作权法规定的权利人处分权利的方式包括转让权利或许可。 《民法典》也对技术转让许可作出了规定。 因此，笔者认为，我国立法充分承认知识产权许可使用权可以作为一项独立的权利进行许可、转让和行使。 因此，专利许可权符合非货币财产成为投资标的的“可用货币作价”和“可转让”的法定要求，股东可以以专利许可权入股。

三，

专利使用权投资的法律风险

虽然我国对专利权投资持开放、积极的态度，但无论是从法律角度还是从相关政策角度来看，但由于知识产权的无形性、不稳定性以及许可权本身的限制，实施起来比较困难。他们在实际应用中。 但通过专利许可使用权进行投资仍存在以下风险。

一般许可投资的法律风险

一般许可是指专利权人在一定期限内允许他人实施其专利，同时保留许可第三方实施其专利的权利。 虽然普通许可权的价值可以在投资时评估，但专利权的价值会随着专利许可数量的不同而变化。 专利授权数量是评价专利权价值的决定性因素。 被许可人的数量与专利权的价值之间存在反比关系。 后续授权导致被许可人数量的增加意味着专利权价值的减少，这与维持公司注册资本的原则相悖。 因此，如果允许以普通许可权出资，被投资公司既不能约束投资者的后续授权行为，也不能约束后续的授权对象，使被投资公司处于不利地位。

独家授权投资的法律风险

独占许可是指只有被许可人才能使用许可人的专利，许可人本人除外。 其独占程度高于普通许可，低于独占许可。 由于独占许可的专利权人不能再与他人签订许可合同，因此独占许可投资不会出现上述投资普通许可后被许可人及其数量发生变化的问题。 但如果允许拥有独占许可的股东继续实施该专利技术，则违反了《公司法》关于公司内部人竞业禁止和同业竞争的规定。 为了有效保护公司利益，公司内部人应对公司负有忠实义务，即其最合法的利益。 但如果不允许投资独占许可权的股东继续实施该专利技术，则被投资公司实际上将获得与独占许可权投资相同的效果。 但投资时进行的价值评估是以独占许可为基础的。 以使用权为基础。 此时，投资者实际上是用价值较高的独家授权进行投资，但他在投资比例和股权回报上得到的却是价值较低的独家授权的估值对价。 这对投资产生负面影响。 人们显然是非理性的。 可见，在独占许可投资的情况下，获准独占许可投资的股东能否继续实施专利技术，股东与公司之间的利益很难平衡。

出资未履行评估程序的法律风险

目前，在我国投资拥有专利权的企业的实践中，为了使程序更加便捷，存在一些企业不评估专利许可权就直接投资企业的情况。 即出资的股东与公司达成协议，同意先向公司出资现金，然后公司用收到的部分股本购买该股东的知识产权。 也就是说，通过现金出资和购买知识产权两种使用权的相互行为，完成知识产权使用权的投资。 从表面上看，这是两项法律行为，使投资过程更加简单。 设立过程中无需经过价值评估和市场监管机构确定知识产权使用权是否可以用于投资，即可实现知识产权的使用。 但本质上规避了知识产权投资的法律规定，存在以下弊端： 1、公司章程和工商登记均显示股东以现金出资。 如果未来知识产权使用权价值贬值，或者投资者擅自处置知识产权，公司将无法通过知识产权相关法律寻求救济，从而影响公司资本稳定性； 2、与公司达成知识产权使用投资协议的股东大多在公司中发挥着绝对支配地位，因为在公司设立过程中，大概率只有具有绝对支配地位的股东话语权和控制权很容易说服其他股东同意这种存在法律风险的投资行为，因此大股东很容易避免实际履行现金出资义务导致向公司高价出售知识产权或转让知识产权部分对公司后续发展无用的知识产权的使用权。 这种情况下，一方面损害了公司及其他股东的利益。 股东违反了对公司的信托义务，违反了公司资本真实原则，实施了不利于公司长期发展的行为。 而且，出资的股东实际上应该承担虚假出资的责任，但他们利用知识产权的投资行为而享有股东的全部权利，这对其他股东不公平未充分履行出资义务，违反股东平等原则，损害公司其他股东利益的。 另一方面，股东的实际出资范围小于资本表象所表明的范围，且具有很大的隐蔽性，导致公司与债权人之间存在信息不对称。 投资者在与公司进行交易前通过公告获取的公司信息不再准确，影响投资。 人的判断。 [6]

专利资本化本身的法律风险

首先，即使专利在股东投资专利使用权之前已经经过专业机构的评估，仍然会存在评估不准确、不稳定的弊端。 因为，与有形资产相比，知识产权是无形的，在实践中准确评估其经济价值非常困难。 现行法律法规并未对知识产权的价值评估作出相应的具体规定。 同时，评估所需信息采集困难，其价值也会受到法律政策、经济发展、市场需求、科学水平等诸多因素的影响，并不相对稳定。

此外，知识产权本身也存在一定的不确定性。 例如，《专利法》规定了专利无效审查制度。 如果专利使用权投资者投资的专利权后来被国家知识产权局宣告无效，则在投资时不存在此类情况。 如果提前约定此类问题的相关责任，将会给公司和投资者解决问题带来困难。

四、

专利权投资的相关建议

从公司设立的目的来看，公司最终是通过公司资本的有效筹集和利用，为股东带来更大的利益。 因此，鼓励投资、充分利用股东投资资源、追求效率实现公司盈利是根本意志。 这就需要给予股东最大的自由，让他们的投资方式更加宽松，从而调动他们的投资积极性，增加公司的财富。 [7]因此，利用专利许可权进行投资是符合现代社会公司发展理念的。 未来，随着专利价值挖掘和市场应用的逐步深入，专利使用权投资将会越来越多。 为了尽可能规避法律风险，笔者建议如下。

明确投资目标

实践中，我们经常看到双方签订的《投资协议》较为粗糙，尤其是对所投资技术的权利范围、技术特点等核心问题没有进行说明，这会导致日后产生不必要的纠纷。 签订专利投资合同时，合同双方应明确对公司投资的具体范围，是专利所有权还是许可权，如果是许可权，是何种许可。 同时，正如前文所述，无论是普通授权投资还是独占授权投资都存在股东与公司利益难以平衡的问题。 因此，笔者建议尽可能采用独占许可投资方式。 同时，企业应要求知识产权投资者以书面形式正式说明知识产权的性质、期限、实用价值、未来市场前景等。 [8]

进行专利稳定性分析

我国对实用新型和外观设计专利实行初步审查制度，仅对提交文件的形式进行初步审查，不对发明内容进行实质审查。 这导致获得了许多不可专利的实用新型和外观设计专利。 授权，当后续涉及侵权纠纷，侵权人启动专利无效程序时，相关专利将被宣告无效，导致公司资本减少。 因此，除了要求投资方提供权利证明和相关专利的评估证明外，如果投资的专利包括实用新型和外观设计专利，还应提供国家知识产权局出具的相关专利的专利评估报告。 根据评估报告结论判断专利的稳定性，并根据具体情况判断是否符合投资要求。

专利权人处置专利权的限制

专利权人投入使用权或者被许可人投入使用权后，理论上专利权人有权自由处分其专利及相关权。 从专利权人的角度来看，专利权人享有自由转让其专利权的权利； 而从出资公司的角度来看，由于专利权人向公司出资了使用权，其在处分专利权时，必然会影响使用权。 行权，影响公司资产的变动。 因此，专利权人对专利权的处分应当以合同的方式受到限制。 首先，专利权人转让的相关权利如果包含专利使用权，应当经公司股东大会批准，股东应当享有优先购买权。 这也是平衡公司和专利权人利益的一种解决方案。 ，以免专利权属变更给公司造成巨大损失； 其次，应严格限制专利权人将其专利权质押，以保证专利使用权的完整性，在专利使用权投资期限内保护公司的各方面利益。 权益。 [9]

明确后续价值变化的利息调整

虽然通过评估过程，可以基本确定一定时期内专利许可的大致价值，但知识产权的价值却是不确定的。 专利技术如果能够适应市场的发展，逐步创新和完善，将会在更广泛的范围内发挥更大的作用。 如果在一定期限内得到应用，专利的价值将大大提高； 同时，现代技术日新月异，某项专利技术很可能因经济发展和其他更先进技术的出现等多种因素而失去价值。 。 无论是升值还是贬值，都会对股东利益和企业利益产生较大影响。 因此，为了平衡股东与公司之间的利益，在出资时，需要根据可预见的未来变化，做出尽可能全面的协议。 例如，您可以在合同中独立约定当前出资比例以及未来的出资比例。 建立合理的价值变化时可占用的投资比例范围，从而建立自身的预防体系。 此外，还应建立利益调整机制，规定当知识产权价值增加时，增值部分属于知识产权投资者或整个企业，或者利润如何在两者之间分配。 如果所投资的知识产权对市场的影响不理想，会导致公司成立时的估值过高，应及时调整权益法或收益法。 [10]

五，

总结

虽然利用专利许可权进行投资的实际市场应用还存在一些不足，但我们不能简单地一刀切，因为担心出现问题而直接将专利使用权排除在市场之外。知识产权资本化过程中可能出现的问题。 在投资范围之外，使用权投资有其合理性和必要性。 新事物的发展总是要经历一个从无到有、从弱到强、从不完善到完善的不断成长和完善的过程。 我们要做的就是不断完善相关理论、完善相关制度，使其能够在实践中不断发展和成熟。

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1.江苏省高级人民法院（2010）苏志民终字第0097号判决书。

2.上海市黄浦区人民法院（2011）黄敏尔（商）初字第97号判决书。

3. 张玲、王国：论专利使用权出资制度的构建，发表于《知识产权》2015年第11期。

4.郑成思：《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》，中国人民大学出版社，1996年版。

5、刘春林：《知识产权适用许可权资本化的理论思考》，发表于《河北经贸大学学报》2009年第3期。

6、韩旭：《我国股东知识产权投资法律问题研究》，上海师范大学硕士论文，2019年。

7、薄艳娜：《公司立法概念的选择——中西法律传统比较的视角》，发表于《比较法研究》，2000年第3版。

8、韩旭：《我国股东知识产权投资法律问题研究》，上海师范大学硕士学位论文，2019年。

9、康熙熙：《专利使用权投资的适宜性》，发表于2021年4月《法博》。

10、韩旭：《我国股东知识产权投资法律问题研究》，上海师范大学硕士论文，2019年。

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1.江苏省高级人民法院（2010）苏志民终字第0097号判决书。

2.上海市黄浦区人民法院（2011）黄敏尔（商）初字第97号判决书。

3. 张玲、王国：论专利使用权出资制度的构建，发表于《知识产权》2015年第11期。

4.郑成思：《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》，中国人民大学出版社，1996年版。

5、刘春林：《知识产权适用许可权资本化的理论思考》，发表于《河北经贸大学学报》2009年第3期。

6、韩旭：《我国股东知识产权投资法律问题研究》，上海师范大学硕士论文，2019年。

7、薄艳娜：《公司立法概念的选择——中西法律传统比较的视角》，发表于《比较法研究》，2000年第3版。

8、康熙熙：《专利使用权投资的适宜性》，发表于《法博》，2021年4月。